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美国专利商标局发布专利期限调整最终规则

2021年01月22日 来源:中国保护知识产权网

2020年6月16日,美国专利商标局(USPTO)在《联邦公报》上公布了一项最终规定。该规定根据美国联邦巡回上诉法院(CAFC)2019年对Supernus制药诉扬库一案的裁决对专利期限调整(PTA)的实践规则进行了修订。CAFC裁定,PTA缩减的时间必须等于申请人未尽合理努力来完成申请的处理或审查的时间。


PTA规定


根据《美国法典》第35编第154(b)条对PTA生物规定(经《1999年美国发明者保护法案》(AIPA)修订),申请人可基于如下原因享有PTA:(1)USPTO未在规定期限内在审查和授权过程中执行相应措施;(2)USPTO未能在实际申请日起3年内颁发专利;(3)因权利冲突、保密命令或上诉复审造成延误。


AIPA对《美国法典》第35编第154(b)(1)条的PTA计算方式作了几点限制。例如,《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条规定,申请人未尽合理努力来完成申请审查的时间应从PTA中减去。《美国联邦法规》(CFR)第37章第1.704条对“申请人未尽合理努力来完成申请的处理或审查”的情形作了规定。


Supernus案的裁决


2019年1月,CAFC就Supernus案发布了一项与《美国法典》第35编第154(b)(2)(C)条中的PTA规定有关的裁决。具体而言,CAFC裁定,PTA法规应解读为“不仅包含造成实际延误的申请人的行为,而且还包括可能造成延误的情形(不管此类延误是否真的会发生)”。但是,CAFC还指出:“如果申请人不能在一定期限内采取行动(或未尽可确定的努力)来完成专利的审查,USPTO可能不会根据申请人的此类延误来减少PTA。”


CFR第37章的修订


总之,USPTO于6月16日在《联邦公报》上发布的最终规定对CFR第37章第1.704条关于PTA缩减的规定进行了修订。被修订的具体条款如下:


-延迟颁发专利(CFR第37章第1.704(c)(2)条);
-放弃申请(CFR第37章第1.704(c)(3)条);
-提交首次修订(CFR第37章第1.704(c)(6)条);
-在专利审查与上诉委员会或联邦法院作出裁决后提交纸质文件(CFR第37章第1.704(c)(9)条);
-在依据《美国法典》第35编第151条下达授权通知后提交纸质文件(CFR第37章第1.704(c)(10)条)。


为了与CAFC对Supernus案的裁决保持一致,上述每一项条款都进行了修订,以“规定缩减的期限等同于申请人未尽合理努力来完成审查的起止日期”(而不是取决于申请人未尽合理努力来完成审查对USPTO造成的影响)。另外,经修订的CFR第37章第1.704(c)(10)条把“USPTO在授权通知发出后明确要求的修改或其他纸质文件”从“PTA缩减”中去除。


AIPA中PTA条款的变更适用于所有授权通知的邮寄日期为2020年7月16日或之后的符合PTA要求的申请和专利。

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