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2015年度专利复审无效十大案件

2018年09月19日 来源:赋青春

4.26是世界知识产权日,国家专利复审委发布了2015年度专利复审无效十大案件,其中第2件贝达药业的和第8件新日铁住金的无效案件都是我所(北京林达刘知识产权代理事务所)代理。感谢各位朋友的支持与厚爱,我们只会更加努力!

编者按

为推动知识产权制度宣传,加强新形势下知识产权保护,准确诠释授权确权法律标准,国家知识产权局专利复审委员会评选确定了2015年度专利复审无效十大案件,并在国家知识产权局开放日活动中予以发布。

本次评选活动以审查标准适用的典型指导意义为主要评判方面,兼顾案件的社会关注程度和决定文书的撰写,评选产生的十大案件覆盖了机械、电学、通信、医药、化学、材料和外观设计等技术领域,多方面、多角度地深入阐释了专利法规在复审无效审查中的法律内涵和执行标准,体现了专利复审委员会对这些法律问题的新认识和一年来的工作成就,有利于宣传专利制度、促进审查标准执行一致,实现对创新的保护和激励。

 

1.“核重新编程因子”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人刘蕾雅就专利权人国立大学法人京都大学的第200680048227.7号发明专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第26398号无效决定,认定涉案专利符合专利法第5条和第26条第4款的规定,在专利权人提交的修改后的权利要求书的基础上维持专利权有效。

决定要旨
对于涉及既可直接从胎儿获得,也可商购获得的细胞的发明,如果该发明的目的之一即为避免从胎儿获取某种细胞而导致的伦理问题,同时说明书中没有涉及任何对胎儿进行操作的内容,并且本领域技术人员可以确认现有技术中存在可商购获得所述细胞的途径,则应当认为说明书已从整体上排除了直接从人胚胎中获取相应细胞的技术内容,不应当将相关内容解释为直接从胎儿获取。对于不具有发育全能性的人类细胞而言,如果其获得及制备不涉及任何破坏或使用人胚胎的方法和操作过程,则所述细胞本身及其制备没有涉及人胚胎的工业或商业目的的应用,不能因为发明具有某种潜在应用的可能性而认定其违反公众普遍认为是正当的伦理道德和行为准则。


 

2.“新型作为酪氨酸激酶抑制剂的稠合的喹唑啉衍生物”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人付磊、王露就专利权人贝达药业股份有限公司的第03108814.7号发明专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第27258号无效决定,专利权人提交的修改后的权利要求书的基础上维持涉案专利权有效。

决定要旨
在对于权利要求中通式化合物取代基的定义是否修改超范围的审查中,应重视实施例所给出的技术信息,如果实施例中绝大部分化合物的取代基均为某一种类型,那么实施例就给出了该取代基为此类型的修改指引,应允许基于实施例对于取代基的定义修改为该类型,同时,这样的修改不会导致将申请日时未完成的发明内容补入专利文件中,不会导致申请人获得不正当的利益。

在通式化合物的创造性审查中,应当以本领域技术人员为判断主体,基于现有技术的状况和技术发展的脉络与趋势,考察申请日前是否有动机对现有化合物的结构进行改进,而非阅读发明之后考虑是否具有改进的可能,以避免落入“事后诸葛亮”的误区。此外,对于高度依赖技术支持、技术革新以及疗效决定市场的新药领域而言,在排除销售手段、广告宣传等非技术因素影响的情况下,药物在商业上的成功是佐证其发明具有创造性时应予考虑的因素,因为这样的成功往往是技术上取得显著进步的标志。

 

3.“胃肠基质肿瘤的治疗”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人江苏豪森药业股份有限公司就专利权人诺华股份有限公司等的第01817895.2号发明专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第27371号无效决定,认定权利要求1具备新颖性,但不具备创造性,宣告涉案专利权全部无效。

决定要旨
对于以“某物质在制备用于治疗某疾病的药物中的应用”形式撰写的医药用途权利要求,“治疗某疾病”应理解为对患有某疾病的患者进行治疗,其中“患者”既包括病人,也包括动物患者。尽管如此,在说明书中提供临床试验数据并不是为此类医药用途权利要求提供支持的唯一方式,在说明书中提供体外细胞实验或动物模型实验也是可选方式,但采用这些方式时应达到使本领域技术人员根据说明书提供的内容能够预期该物质具有所述用途和/或效果的程度。

关于医药用途发明的新颖性,如果现有技术公开的内容不能反映该物质能够有效治疗所述疾病患者的确切结论,则该医药用途发明具备新颖性。

对于医药用途发明的创造性,判断发明相对于现有技术是否显而易见时,不仅需要考虑本领域技术人员是否会尝试采用某物质治疗某疾病,即考虑是否会尝试技术方案本身,还应考虑该尝试是否有合理的成功预期,成功预期属于合理时即可,并不需要“绝对的成功预期”。

 

4.“从甘油生产二氯丙醇的方法,甘油最终来自生物柴油生产中动物脂肪的转化”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人江苏扬农化工集团有限公司就专利权人索尔维公司的第200480034393.2号发明专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第20060号无效决定,认定权利要求1-33不具备创造性,宣告涉案专利权全部无效。

决定要旨
在化学领域,如果发明的技术方案与现有技术之间的区别仅仅是将该产品或方法中的某一要素使用其他的已知要素进行替代,则判断该被替代要素给发明带来何种技术效果对于确定发明实际解决的技术问题至关重要。如果被替代要素与已知要素所取得的技术效果相同或相当,则可以确定发明实际解决的技术问题仅为提供一种现有技术的替代方案。在此基础上,如果这种要素替代的手段被证明是现有技术或者本领域技术人员根据其掌握的公知常识可以显而易见确定的,则最终认为该发明不具备创造性。如果被替代要素给发明带来的技术效果不同于已知要素所起到的作用或者达到了由已知要素预料不到的程度,则应当基于该技术效果确定发明实际解决的技术问题,随后再进行这种要素替代的手段是否存在技术启示的判断。

在专利权人在说明书中声称了多种有益效果的情况下,应当站位本领域技术人员,在准确理解和把握发明构思、全面整体考虑全部技术信息的前提下,客观分析这些技术效果与替代要素之间的关系,准确认定替代要素取得的技术效果,由此进行创造性的判断。

 

5.“投影光学系统、曝光装置及曝光方法”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人卡尔蔡司公司就专利权人株式会社尼康的200480012069.0号发明专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第26658号无效决定,其中认定部分权利要求不具备新颖性,宣告其专利权部分无效。

决定要旨
判断一项申请能否享有优先权应单独对比,判断在后申请中各项权利要求的技术方案是否分别清楚地记载在一份在先申请的文件中。所谓清楚地记载,并不要求在叙述方式上完全一致,只要阐明了在后申请的技术方案即可,但如果在先申请对上述技术方案的某一或者某些技术特征只做了笼统或含糊的阐述,甚至仅仅只有暗示,而要求优先权的申请增加了对这一或这些技术特征的详细叙述,以致于基于本领域技术人员所知晓的知识亦不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出,则在后申请不能享有该在先申请的优先权。

判断者应站在所属领域技术人员的水平,将在先申请文件作为一个整体进行分析,从技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果等方面进行整体对比,判断在后申请的主题能否从在先申请中直接和毫无疑义地得出,认定在先申请与在后申请是否涉及相同主题。

如果在后申请要求了多项优先权,且其记载的一项技术方案是由两件或者两件以上在先申请中分别记载的不同技术方案或技术特征概括或组合而成,则不能享有优先权。

 

6.“一种立体显示方法及跟踪式立体显示器”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人深圳市钛客科技有限公司就专利权人深圳超多维光电子有限公司的第201010229920.2号发明专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第27801号无效决定,认定专利权人于2015年09月02日提交的权利要求1-6具备创造性,在此基础上维持涉案专利权有效。

决定要旨
客观认定对比文件公开的事实是创造性判断中关键的一步,而客观认定对比文件公开的内容,应当以本领域技术人员为主体,从对比文件本身的发明目的、所要解决的技术问题、所采用的技术方案以及获得的技术效果等方面进行客观、整体考量,不应带着对本专利技术方案的理解去解读对比文件。在判断对比文件是否存在技术启示时,同样应当从对比文件面临的技术缺陷、采用的技术方案和实现的技术效果等多方面综合考量,进而客观认定是否给出相应的技术启示,而不应当在对比文件中引入本专利中的内容进行分析推断从而得出错误的结论。如果脱离了对比文件整体技术方案及其所要解决的技术问题,孤立地分析其所公开的技术特征,并且引入发明涉及的技术特征推导对比文件公开的事实,则导致脱离对比文件本身客观展现的技术内容,超出本领域技术人员对对比文件客观公开事实的认知范围。


 

7.“变频调速型改进液力耦合器电动给水泵”实用新型专利权无效宣告请求案

案情
请求人北京合康亿盛变频科技股份有限公司就专利权人广州智光节能有限公司、沈阳水泵泵产品销售有限公司的第201320342548.5号实用新型专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第27267号无效决定,认定权利要求1-6不具备创造性,宣告涉案专利权全部无效。

决定要旨
公知常识的认定,应当基于本领域技术人员的知识和能力,进行三个层次的分析和判断。首先,被认定为公知常识的技术手段本身是否是本领域技术人员广泛知晓的;第二,被认定为公知常识的技术手段用于解决特定的技术问题或所能起到的特定作用是否是本领域技术人员广泛知晓的或普遍采用的,该特定的技术问题或作用通常是与该技术手段在发明中实际所要解决的技术问题相同或相应的;第三,公知常识的引入对于本领域技术人员来说是否是显而易见的。只有满足以上三个条件的技术手段才可以被认定为公知常识。

对现有技术中技术信息的理解,判断其是否构成相反的技术教导,应当基于其技术方案的整体环境进行理解,不能脱离该技术方案而对技术方案中的某一技术特征或技术手段进行单独考量。现有技术对已有技术进行改进时,出于某一方面优势考虑而选择所属领域中一种常规的技术手段,并不必然意味着排除采用所属领域在其他方面具有优势的另一公知技术手段,从而构成相反的技术教导。

 

8.“冷轧钢板及其制造方法、电池及其制造方法”发明专利权无效宣告请求案

案情
请求人新日铁住金株式会社就专利权人杰富意钢铁株式会社的第200780009180.8号发明专利权前后两次提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理分别作出第24367、28343号无效决定。第24367号决定认为请求人的无效理由不能成立,维持专利权有效;第28343号决定认定部分技术方案不具备新颖性,宣告专利权部分无效。

决定要旨
采用推定的方式判断参数表征的化学产品权利要求的新颖性是化学领域审查实践中的难点问题,由于产品的制备方法与其结构和组成直接相关,并且,相同的制备方法通常得出相同结构和组成的产品,因此在参数表征的化学产品权利要求新颖性的评价中可以从制备方法的角度进行对比和判断。

在确权程序中,运用制备方法推定判断参数表征的化学产品权利要求的新颖性时,举证责任的分配以及证明的程度往往问题的关键,此时举证责任应由提出这一主张的无效宣告请求人承担,其提供的证据应该全面、准确、具有针对性和指向一致性,使得合议组根据已知的基础事实,按照经验法则,能够推断出证据所示的制备方法能够得到与发明的化学产品相同的产品,否则应由其承担举证不利带来的相应后果。

 

9.“手机(100C)”外观设计专利权无效宣告请求案

案情
请求人苹果电脑贸易(上海)有限公司就专利权人深圳市佰利营销服务有限公司的第201430009113.9号外观设计专利权提出无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第27878号无效决定,认定涉案专利符合专利法第23条第1款、第2款的规定,宣告维持涉案专利权全部有效。

决定要旨
作为外观设计专利审查判断主体的“一般消费者”,不等同于现实生活中的普通消费者,其应当具备相应的知识水平和认知能力,对专利申请日之前的相同或相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解,具备基本的读图能力,能将六面视图还原成立体产品,以及具备运用常用设计手法进行简单设计的能力。

外观设计专利的审查应当基于“一般消费者”的站位,以现有设计状况作为客观参照系,坚持“整体观察、综合判断”的判断原则,全面观察涉案专利与对比设计之间的相同点和区别点,在此基础上,基于对现有设计状况、设计空间、创新性设计特征等因素的分析,综合考虑各个设计特征对整体视觉效果的影响权重,最终才能得出合理结论。

 

10.“装饰柜(6102-173)”外观设计专利权无效宣告请求案

案情
请求人上海铭轩家具有限公司就专利权人北京皇家现代家具有限公司系列外观设计专利提出无效宣告请求,均涉及微信类网络证据。本案为该系列案中之一案,涉及第201430429543.6号外观设计专利的无效宣告请求,专利复审委员会经审理后作出第26912号无效决定,维持专利权有效。

决定要旨
基于网络证据的特点,对于网络证据的真实性和公开性的认定通常需要考虑以下几方面的内容:1.网络所属公司的信誉度、资质、运营情况;2.发布、修改、删除信息的管理机制;3.浏览权限等。

本案中微信是腾讯公司于2011年推出的为智能终端提供的即时通讯服务的应用程序,腾讯公司的信誉度较高,系统环境相对稳定可靠,管理机制相对规范。对于微信公众平台来说,微信公众号一经取得后即由账号管理员负责信息发布,但发布时间由系统自动生成;微信公众号中的文章一经平台发布,账号管理员仅能对其进行删除操作,不具有其他修改权限。经公众号平台发布后,关注该公众号的订阅用户均可对其内容进行浏览;同时,通过搜索引擎的微信搜索功能可以搜索到并浏览其中的具体内容。基于以上考虑,在无相反证据充分证明的情况下,可以确认微信公众号所发布的文章信息及所记载发布时间的真实性,且构成专利法意义上的公开。

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